Séparation des minéraux contre Hyde, 242 US 261 (1916)

par Dennis Crouch

Presque tous les mémoires déposés dans Amgen c. Sanofi citent la décision de la Cour suprême de 1916 dans Minerals Separation c. Hyde, 242 US 261 (1916). Il s'agit d'une petite affaire intéressante qui met principalement l'accent sur l'évidence (c.-à-d. « l'invention »), mais touche également à la qualité d'inventeur et à la suffisance de la divulgation. Dans Amgen, la Cour suprême est chargée de réexaminer la loi d'habilitation, et c'est donc cette dernière question qui est la plus pertinente.

Le minerai extrait est généralement un mélange de métaux et de diverses gangues non métalliques (souvent du quartz). Bien que les gens aient trouvé différentes façons de séparer les deux, les solutions n'étaient pas encore rentables. Une forme de séparation était basée sur la connaissance que certaines huiles avaient tendance à se fixer uniquement au métal. Divers brevets antérieurs utilisaient cette loi de la nature pour soit faire flotter le métal au sommet d'un mélange liquide, soit couler au fond. Mais ces procédés antérieurs nécessitaient beaucoup d'huile ; n'étaient pas rentables; et n'a donc pas réussi sur le marché. Nos brevetés dans ce cas sont un trio de métallurgistes londoniens qui ont développé leur propre approche de « flottation par mousse ». Ils ont mélangé une très petite quantité d'huile (0,5% du poids du minerai) dans le minerai en poudre, puis ont vigoureusement secoué le mélange. L'agitation a provoqué la formation de bulles d'air dans l'huile qui montaient vers le haut sous forme de mousse. Et, en raison de l'affinité entre l'huile et le métal, la poudre métallique et les flocons tapisseraient la surface des bulles de mousse. Pat. N° 835 120 (1906).

Sur la question de l'habilitation , bien que le titulaire du brevet ait effectué des essais sur diverses huiles et acides ; niveaux d'agitation ; apport de chaleur ; etc, il était également clair que la méthode nécessitait un raffinage pour chaque type de minerai différent. En particulier, un utilisateur devra effectuer des tests préliminaires pour déterminer la quantité d'huile et le niveau d'agitation qui fonctionnent le mieux. Le brevet lui-même admettait que "dans la concentration de tout minerai particulier, un simple test préliminaire est nécessaire pour déterminer quelle substance huileuse donne la proportion de mousse ou d'écume souhaitée".

La Cour suprême a examiné cette question, mais a conclu que la divulgation était suffisante.

La composition des minerais varie à l'infini, chacun présentant son problème particulier, et il est évidemment impossible de préciser dans un brevet le traitement précis qui serait le plus efficace et le plus économique dans chaque cas. Le procédé est destiné à traiter une large classe de substances et la gamme de traitement dans les termes des revendications, tout en laissant quelque chose à l'habileté des personnes appliquant l'invention, est clairement suffisamment définie pour guider l'homme du métier vers sa réussite. application, comme le montrent abondamment les preuves. Cela satisfait la loi.

Séparation des minéraux, 242 US à 270-271. Dans le même paragraphe, la Cour a également inclus une phrase sur la définition de la revendication, en utilisant le même langage de certitude raisonnable que la Cour a réitéré plus tard dans Nautilus : "la certitude que la loi exige dans les brevets n'est pas supérieure à ce qui est raisonnable, compte tenu de leur sujet."

Le tribunal de district avait également tranché en faveur du titulaire du brevet, concluant qu'"une gamme de quantités qui laisse quelque chose au jugement de l'opérateur est tout ce qui peut être décrit et est suffisamment précis". Minerals Separation v. Hyde, 207 F. 956 (D. Mont. 1913), infirmé, 214 F. 100 (9th Cir. 1914), infirmé, 242 US 261 (1916). La question ne semble pas avoir été soumise à la Cour suprême, mais la cour l'a quand même abordée.

Le tribunal de district et la Cour suprême citent tous deux Mowry v. Whitney, 81 US 646 (1871). Dans cette affaire, le juge William Strong a expliqué qu'un brevet n'est pas accordé simplement pour l'acte d'invention. Au contraire, l'inventeur doit également "enseigner au public comment le pratiquer". Pourtant, le tribunal a poursuivi en expliquant que la spécification s'adressait à l'homme du métier. Ainsi, des divulgations insuffisantes au grand public peuvent encore être suffisantes pour enseigner à ceux qui sont déjà informés. "[I] t peut laisser quelque chose à leur compétence dans l'application de l'invention, mais cela ne devrait pas les induire en erreur." Identifiant. Dans Mowry, le tribunal a conclu que le brevet était valide malgré «des instructions vagues et incertaines» quant à la quantité de chaleur à ajouter dans le cadre d'un processus de coulée.

Mais il est évident que seules des indications vagues et incertaines auraient pu être données quant à la mesure dans laquelle la chaleur doit être augmentée. Elle doit différer de la différence de progression du refroidissement qui a eu lieu avant le démoulage des roues. . . . Cela, dans la nature des choses, doit être laissé au jugement de l'opérateur.

Le grief des défenderesses selon lequel le brevet est défectueux en ne précisant pas la nature de la courbe des guides, que ce soit celle d'un cercle ou d'une autre figure… [n'est] pas suffisant pour affecter sa validité. Tout bon mécanicien familiarisé avec la construction des scieries, et ayant le brevet et le schéma devant lui, n'aurait aucune difficulté à adopter l'amélioration et à faire des courbes convenables.

Identifiant. Le texte législatif de l'époque était codifié dans RS Sec. 4888. Le texte est remarquablement similaire au libellé que l'on trouve aujourd'hui à l'article 112(a). Elle obligeait le titulaire du brevet à déposer :

une description écrite de [l'invention ou de la découverte], ainsi que de la manière et du processus de fabrication, de construction, de composition et d'utilisation, dans des termes complets, clairs, concis et exacts permettant à toute personne versée dans l'art ou la science auquel il appartient, ou avec lequel il est le plus étroitement lié, de faire, de construire, de composer et d'utiliser le même; et s'il s'agit d'une machine, il en expliquera le principe, et la meilleure manière dont il a envisagé d'appliquer ce principe, de manière à la distinguer des autres inventions ; et il doit particulièrement indiquer et revendiquer distinctement la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il revendique comme son invention ou sa découverte.

RS Sec. 4888 (1910).

Professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université du Missouri. Voir tous les messages de Dennis Crouch →